|
1. 国内優先権主張制度の意味
特許出願などによる優先権主張(以下、「国内優先権」という。)制度は、特許出願など(以下、「先出願」という。)に基づいて当該先出願をより具体化したり、改良・追加する発明をした場合にこれら発明に対する保護の道を設けるための制度である(特許法第55条、第56条)。すなわち、これら先出願を具体化したり、改良・追加する発明(以下、「改良発明」という。)に対して、通常の出願手続により出願する場合には自己の先出願と同一の発明であることにより拒絶されることがある。また先出願の明細書または図面を補正して改良発明を追加する場合には、補正が要旨変更などにより却下されることがある。国内優先権主張出願(以下、「後出願」という。)は、このような不合理を除去して技術開発の成果物である発明の盤石な保護を可能にするためのものである。
2. 国内優先権主張の要件と発明の同一性
国内優先権主張が適法に認められる要件には、主体的、時期的および客体的要件がある。主体的要件は、国内優先権を主張することができる者は特許を受けようとする者であって、先出願の出願人(承継人を含む)である(特許法第55条①)。時期的要件は、先出願に基づいて国内優先権を主張することができる期間は、先出願日から1年以内である(特許法第55条①1)。客体的要件は、先出願が分割出願された新たな出願であるかまたは二重出願であってはならず、先出願が優先権主張出願の出願時に特許庁に係属中でなければならない。
先出願の明細書に記載されている発明と後出願の明細書に記載された発明との同一性は、国内優先権主張の要件に含まれず、国内優先権を主張した後出願が登録要件を充足するか否かを判断する実体審査が行われるために登録要件の判断時点を決定するための判断に過ぎない。
3. 国内優先権の効果と判断時点の遡及
国内優先権を主張した後出願が登録要件を充足するか否かを判断するに当たり、国内優先権主張制度を通じて先出願に記載された発明と同一の発明は先出願日に、新たに追加された発明は国内優先権主張出願(後出願)の出願日に出願したものと認められる。
国内優先権制度において先出願が取下げされたとみなされるのは、先出願と後出願の相当部分の内容が重複することから、これに対する重複公開、重複審査などを防止するためである。
このように後出願の明細書に記載された発明の登録要件の判断時点は、一つの明細書に記載された発明間でも互いに異なり得る。後出願の明細書に記載された発明のうち、先出願の明細書に記載されている発明と同一性のある発明は先出願の出願時を基準に判断し、後出願の明細書に記載された発明のうち、残りは後出願の出願時を基準に判断することができる。
その後、先出願の明細書に記載された基本発明に基づいた改良発明が完成し、改良発明が先出願の明細書に記載されていない場合に、基本発明および改良発明を含む国内優先権主張出願を行う場合の実益について検討する。
4. 改良発明を含む国内優先権主張出願の実益
1) 基本発明と改良発明を一つの出願として管理
基本発明に基づいて研究開発を通じて改良発明が完成した場合、基本発明が含まれている先出願に関して国内優先権を主張して出願したり、国内優先権を主張せずに別個の出願として改良発明の保護を受けることができる。
基本発明と改良発明を別個の後出願とすれば、自己の先出願にも基本発明が含まれているため、別個の後出願は先出願と同一の発明であるということで拒絶される可能性がある。また改良発明を別個の後出願とする場合には、基本発明と改良発明がそれぞれの出願として区分されているため、関連性のある発明に対する出願を管理するに当たり、出願別に手続を行わなければならないという不便さがある。
これと比較して基本発明および改良発明を含んで先出願に対して国内優先権主張を伴う後出願を行う場合には、基本発明および改良発明が一つの出願明細書に含まれるため、出願人は関連性のある発明を一つの出願として管理することができる。
このように国内優先権主張出願により関連性のある発明の管理上の便宜性を高めることができる。
2) 早い出願日の先占
特許法では同一の発明に対して互いに異なる者が出願した場合には、先に特許出願した者に特許を付与するため、早い出願日の先占が重要である。特に関連技術に対する競争的な研究がなされる分野や技術周期が短い分野などでは、より早い出願日の確保が必要である。したがって、2007年に導入された特許請求の範囲の提出猶予制度は、数回の改正を経て漸次に最初明細書の記載要件を緩和し、出願人の発明に対する出願日の先占を図ろうとしている。
最初明細書の記載要件の緩和により、発明申告書だけでなく、研究ノートの内容を直接利用して特許出願明細書を作成することができる。ただし、早い出願日の先占のために明細書を急いで作成すれば、重要な内容が欠落したり誤記載されることがある。したがって、発明の完成度を高めるためには明細書の補完が必要なことがある。
特許出願人は明細書の補完のために既に出願された特許出願の明細書および図面を、補正制度を通じて修正するか、または既に出願された特許出願に基づいて国内優先権を主張しつつ、後出願に新たに作成した明細書および図面を添付することができる。
補正の場合、最初出願時に提出された明細書または図面に記載された事項の範囲に含まれる補正のみが許容され、範囲を逸脱した補正は認められない(特許法第47条)。
これと比較して国内優先権主張出願の場合、優先権主張が適法か否かを判断する時、先出願および後出願の発明間の同一性を判断しないため、最初出願時に提出された明細書または図面に記載された範囲以外の事項も含めて明細書または図面を作成することができる。このように国内優先権主張出願は早い出願日の先占による補完方法として十分に活用される実益がある。
3) 実施例の追加による登録の可能性の向上
国内優先権を主張しつつ先出願に記載された実施例以外に追加的な実施例を含んで後出願する場合に、後出願は先出願に比べて特許登録の可能性を向上させることができる。
例えば、先出願発明および後出願発明が化学発明である場合、実施例として実験例または試験例を追加することによって登録を図ることができる。
判例によると、いわゆる実験の科学という化学発明の場合には、当該発明の内容と技術水準により差異があり得るが、予測の可能性ないし実現の可能性が顕著に不足して実験データが提示された実験例が記載されなければ、当業者がその発明の効果を明確に理解した上で容易に再現することができるとみることは難しいため、完成した発明とみることが難しい場合が多く、特に薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機転が明確になった場合のような特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが示された試験例として記載したり、またはこれに代替できる程度に具体的に記載してこそ、ようやく発明が完成したとみることができると同時に、明細書の記載要件を充足したとみることができる(大法院2001フ65判決(2001.11.30.言渡))。
このように化学発明または特に医薬の用途発明においては、実験例または試験例を記載してこそ発明が完成したとみることができると同時に、明細書の記載要件を充足するとみることができるため、先出願に記載されていない実験例または試験例を追加して記載した後出願は、先出願に比べてみると、発明の完成度および明細書の記載要件を充足する可能性が高いため、特許登録の可能性も向上し得る。
ただし、このような場合にも、後出願の明細書に記載された発明は、先出願の明細書に記載されている発明との同一性が認められる場合にのみ判断時点が遡及され得る。
したがって、後出願の明細書で追加できる実験例または試験例の範囲と関連して、『「優先権主張の基礎となった先出願の最初明細書などに記載された事項」とは、優先権主張の基礎となった先出願の最初明細書などに明示的に記載されている事項であるか、または明示的な記載がなくても、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、優先権主張日当時の技術常識に照らしてみて優先権主張を伴う特許出願された発明が先出願の最初明細書などに記載されているものと同様であると理解できる事項でなければならない(大法院2012フ2999判決(2015.1.15.言渡))』という大法院の態度に照らしてみると、先出願の最初明細書などに記載されているものと同様であると理解できる事項を補充、補完することに留める程度に追加する場合にのみ、先出願発明との同一性が認められて後出願発明の判断時点が先出願の出願時に遡及され得る。
5. むすび
このように国内優先権主張出願は、発明の同一性の要件を充足した発明のみ登録要件の判断時点が遡及されるため、改良発明の判断時点のみを考慮すれば別個の出願と大差はないが、基本発明と改良発明を一つの出願として管理することができ、早い出願日の先占による補完方法としての実益があり、実施例の追加による登録の可能性の向上が可能であるため、実務において多く活用されている。
[出処]
質疑応答 1998.6.12法務56010-148
研究ノートを活用した特許出願ガイド(2015年12月発行、韓国知識財産戦略院)
特許法(LAWnB-ONJU)
|