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欧州ではRule 162 EPC2 による15個を超える請求項に対する追加費用を低減しながらも、post-grant proceedingで請求項を訂正する場合、その基盤を設けるために請求項にpreferably、particularly、such asのような選択的表現を使用してきた。ところが、このような選択的表現が明確なのかに対して様々な意見が存在しており、選択的表現を使用するに当たりガイドラインとなるに値する最近の審決文3 を紹介する。
本審決文における争点となった請求項で次のとおり選択的表現が多数使用されている。
「A mouth and tooth care and purification agent according to claim 1, characterized in that it contains 12 to 60 wt.-％, preferably 15 to 50 wt.-％, more preferably 17 to 40 wt.-％ and particularly 20 to 35wt. -％ of sorbitol and/or glycerol and/or 1, 2 propylene glycol.」
Examining Divisionは、上記請求項がArticle 844 だけでなく、Rules 43(3)5 および43(4)6 にも違反するとして最終拒絶決定を下したが、出願人であるHenkelは、かかる拒絶決定に屈服せずに控訴した。参考までに、Article 84は、請求項は保護しようとする対象を明確且つ簡潔に定義しなければならず、明細書により裏付けられなければならないという内容を含んでおり、Rules 43は、請求項の形態および内容に関する規則であって、特に43(3)および43(4)は、独立項および従属項の形態および内容に関する内容を扱っている。特にArticle 84の内容は、次のGuidelines for Examination, C-III, 4.9 (2010)の内容とも一脈相通ずるとみることができる。
「4.9 選択的特徴－Preferably、for example、such asまたはmore particularlyのような表現は、不明瞭(ambiguity)の問題を起こさないように注意深く考察しなければならない。このような表現は請求項の範囲を限定する効果がないが、つまり、このような表現に後置する表現は全体的に選択的なものと考慮されなければならない」
Board of Appealsは、Henkelの控訴を受け入れ、問題となった請求項がArticle 84またはRules 43(3)/43(4)を違反して許与されないというExamining Divisionの決定は違法であるという判決を下した。特に、Board of Appealsは、審決文を通じて上記請求項で使用された選択的表現がRules 43(3)/43(4)を違反する内容を含むと認め難く、ただし、Article 84に基づいて明確性(clarity)または簡潔性(conciseness)に反する潜在的な問題はあるが、選択的表現を使用したという理由のみにより請求項が許与されないと規定した規則はないと言及している。言い換えると、選択的表現を使用しても請求項の明確性または簡潔性において特別な問題がないならば、このような請求項は許与されるべきという立場を表明したものである。
特に、Board of Appealsは、上記の争点になった請求項において明確性が問題となる内容はなく、簡潔性においてはこのような選択的表現が使用された請求項が複数の従属項を使用するよりもむしろ理解が容易なこともあるという意見を提示した。
したがって、上述した内容を総合してみると、Board of Appealsは、EPCの法規や規則で選択的表現を使用した請求項を先験的に拒絶させるべき根拠がないという解釈を強固にしたとみられ、このような審決文の内容が選択的表現を使用した請求項をEPCのformal requirementに違背するという理由で拒絶する一部のEPO審査官の慣行を終息させられるのか、帰趨が注目される。
1 本海外短信は、次のウェブサイドに記載されたWolters Kluwerのブログ内容に基づいて作成された。
http://kluwerpatentblog.com/2015/07/14/finally-more-clarity-from-the-boards-of-appeal-of-the-epo/
2 Rule 162 (1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fee shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159, paragraph 1.
3 Ex-parte appeal decision (T1882/12)
4 Article 84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
5 Rule 43(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.
6 Rule 43(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.
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