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米国特許法上の修理する権利の解釈
米国弁護士 崔同淳

最近、サムスンディスプレイは、17の米国輸入企業の修理用OLED輸入に対して自社のOLED特許権を侵害したとして国際貿易委員会に337条の不当輸入訴訟を提起した(出処:https://www.thelec.kr/news/articleView.html) idxno=19614)。

特許侵害被告人は、修理する権利(「right to repair」)、および特許消尽論(patent exhaustion doctrine)に基づいて侵害主張に異議を提起する可能性が高い。

米国最高裁と連邦巡回抗訴裁判所は、特許物品の修理とそれが特許侵害と如何に関連するのかを既に判断している。特許物品の「修理」は、特許侵害主張に対する完全な防御である。許容可能な修理とみなされるものは、特許物品の特許が付与されていない構成要素の分解、再加工、清掃、修理またはサイズ調整が含まれ、かかる行為が既存の特許物品の有効寿命を延長するケースに該当する。反面、禁止されている「復元」は、一般的に特許物品が使えなくなった後に作られた新たな物品のより広範囲な再生産をいう。したがって、修理と復元の区分は、主に製品の予想寿命と予備部品の特許付与の有無にかかっている。したがって、修理は、特許製品が予想される自然寿命に到達することができるように特許製品の一部を特許が付与されていない部品に単に交換することであり、特許侵害ではないと例外的にみなされる。その反面、復元は、新たな機器が実際に生産されるような機器の真正な再構成に制限される。つまり、復元は、本質的に新たな第2の物品を作って特許が付与された物品を侵害するものである。

これは特許消尽論に矛盾するようにみえるかもしれない。特許消尽論により特許権者が初めて特許製品を販売すれば、特許権者はそれ以上特許製品の使用または処分に対する統制権を有することができない。つまり、特許製品の購買者は、別途の制限なしに特許製品を使用、再販売、ライセンスなどをすることができる。しかし、連邦巡回抗訴裁判所は、特許消尽論は既存の特許製品にのみ適用され、修理中である部品が特許が付与された場合、修理として適用されないと判決した。これによって、部品製造企業が多くの特許の組み合わせを使用して修理することができる者の権利を制限する可能性がある。

結論的に、米国裁判所は、特許法上の修理する権利は存在するが、この権利は制約的であり、特に修理に使用される部品は特許が付与されていない場合にのみ修理する権利が適用されると認めた。

現行の判例によると、修理用OLEDがサムスンディスプレイのOLED特許を侵害すれば、サムスンディスプレイが特許侵害の疑惑に対して米国輸入企業17社を相手取って勝訴する可能性が高い。しかし、米国では最近バイデン大統領が消費者の修理する権利を保障する行政命令に署名しており、米国の27州が消費者の修理する権利に関連する法案を発議しており、現在米国では消費者の修理する権利が保障されるべきという傾向が強い(出処:https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=190440)。したがって、サムスンディスプレイが自社特許を侵害する修理用OLEDの輸入を抑えることに成功しても、バイデン大統領が除外命令を拒否するか否かが注目される。

[参考資料]

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=61997d02-bebb-42b4-8de8-e7560989e9d6
https://faysharpe.com/repair-vs-reconstruction-of-unpatented-components-of-a-patented-article/